TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2019 N° RG 19/58626

N° Portalis 352J-W-B7D-CQFA H par Pascale COMPAGNIE, 1re vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du N° : 1/FF Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.

Assignation du : 03 Juillet 2019

DEMANDERESSES

Société LG HAUSYS Ltd One IFC Building 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-Gu SEOUL – CORÉE DU SUD

représentées par Me Claude-etienne ARMINGAUD, avocat au barreau de PARIS – #J120

DÉFENDERESSES

S.A.R.L A rue du Morellon 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

représentées par Me Francois CHARPIN, avocat au barreau de LYON – Immeuble le QG – […]

Copies exécutoires délivrées le:

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2019, tenue publiquement, présidée par Pascale COMPAGNIE, 1re vice-président, assistée de Fatima AKOUDAD, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La société LG HAUSYS Ltd, société de droit coréen se présente comme la maison mère du groupe LG HAUSYS, fabricant et commercialisant des matériaux et de produits en résine acrylique.

Elle se présente comme titulaire de la marque verbale française “HI-MACS” n°3160612, enregistrée le 19 avril 2002 pour des produits relevant de la classe 19, à savoir des marbres artificiels, que lui aurait cédé la société coréenne LG CHEM Ltd le 8 novembre 2018.

La société LG HAUSYS EUROPE GmbH est une société de droit allemand immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Frankfurt, spécialisée dans la fabrication et la vente de matériaux et de produits en résine acrylique. Elle expose être titulaire des marques suivantes :

• La marque verbale communautaire “HI-MACS MyWorktop” n°017875287, enregistrée le 30 juin 2018 pour des produits relevant de la classe 1 pour des matières plastiques artificielles artificiels à l’état brut, de la classe17 pour des matières plastiques mi-ouvrées , de la classe 19 pour les produits suivants: pierres artificielles, matériaux de construction non métalliques; panneaux de construction en matières plastiques et de la classe 20, pour des meubles, panneaux de meubles, plans de travail ;
• La marque verbale communautaire “HI-MACS Exteria” n°018042301 enregistrée le 28 mars 2019 pour des produits relevant des classes 1, 17, 19 et 20.

La société ATI est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vienne sous le n° 530535582, sise Rue du Morellon Zac des Chesnes Ouets à Saint-Quentin-Fallavier ( 38070), dont les gérants sont MM. X et B C, ayant pour activités « la distribution, la commercialisation, le négoce et achat-vente en gros demi-gros et au détail de tous produits matériaux, articles et accessoires dans le domaine du bâtiment et de la construction».

La société A est une société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vienne sous le n° 328154554, sise Rue du Morellon Zac des Chesnes Ouets à Saint-Quentin-Fallavier ( 38070) dont les gérants sont MM. Y et D C, ayant pour activités « installation de laboratoires, de sanitaires et de cuisines ».

Par contrat du 20 février 2003, la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, E F, société de droit suisse a conclu avec la société ATI, un contrat de concession exclusive pour la distribution des produits en résine acrylique sur le territoire français d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.

Le 19 février 2003, la société LG CHEM EUROPE SARL, société de droit suisse (ayant le même siège social que la société LG HAUSYS EUROPE GmhB, E F), a conclu un contrat de concession exclusive avec la société A pour la distribution et la vente des produits de la marque française HI- MACS (résines de synthèse acrylique, produits dérivés at autres accessoires) dans 38 départements de France, l’autorisant à faire usage des marques pour la promotion et la vente de ces produits et à faire figurer le nom «LG» à côté de sa marque A, selon les directives de la société suisse LG HAUSYS EUROPE.

Le 29 mars 2011, la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, E F et la société ATI ont conclu un contrat de concession exclusive aux fins de promouvoir, de distribuer et de vendre les surfaces en résine de synthèse acrylique désignés sous la marque française «HI-MACS» et des produits dérivés (éviers et lavabos) dans 57 départements métropolitains et collectivités ultramarines, concédant également le droit d’usage de cette marque verbale en tant qu’enseigne et raison sociale aux côtés de la dénomination ATIS ainsi que l’usage de cette marque dans les conditions définies à l’article 12 des directives de la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, E F.

A la suite de désaccords survenus dans le cadre de leurs relations commerciales et estimant que la société ATI avait manqué à ses obligations contractuelles, la société allemande LG HAUSYS EUROPE GmhB a, par lettre recommandée du 28 septembre 2016, résilié le contrat de concession du 29 mars 2011, qui a pris fin le 29 octobre 2016.

Ayant découvert que postérieurement à la résiliation du contrat de concession du 29 mars 2011, la société ATI utilisait toujours les marques des sociétés LG HAUSYS, via l’exploitation des noms de domaine “himacs.fr”, “hi-macs.fr” et “hi-macs.eu”, par acte d’huissier en date du 3 juillet 2019, après y avoir été autorisées par ordonnance du 1er juillet 2019, les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS LTD ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, les sociétés ATI et A, aux fins de voir, au visa des articles L 713- 2, L 713-3 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

• recevoir la société LG HAUSYS (sic) en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée ; – constater que les sociétés ATI et A effectuent des actes de contrefaçon manifestes au détriment de la société LG HAUSYS (sic); En conséquence, – faire interdiction aux sociétés ATI et A d’exploiter le site “http://himacs.fr/” sous astreinte par 3 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
• faire interdiction aux sociétés ATI et A de reproduire sur l’ensemble de ses sites internet (sic), y compris sur le site “http://himacs.fr/” et sur ses autres éléments promotionnels, les marques sous astreinte de 3 000 euros à compter de l’ordonnance à venir ; – faire interdiction aux sociétés ATI et A de poursuivre toute commercialisation et diffusion des produits, y compris d’organiser un grand destockage des produits, sous astreinte de 3 000 euros par produit commercialisé et par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir et de façon générale, de cesser toute reproduction des marques de la société LG HAUSYS (sic) ; – ordonner aux sociétés ATI et A de communiquer à LG HAUSYS (sic) les noms de domaine “himacs.fr”, “hi-macs.fr” et “hi-macs.eu” sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ; – condamner solidairement les société ATI et A à verser à la société LG HAUSYS (sic) la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire, la société LG HAUSYS émettant toutes réserves sur le préjudice effectivement subi ; – condamner solidairement les société ATI et A au paiement des entiers dépens de la présente instance ; – condamner solidairement les sociétés ATI et A à verser à la société LG HAUSYS (sic) la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 octobre 2019, les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd indiquent maintenir leurs demandes tendant à l’octroi d’une provision et leurs demandes d’interdiction d’exploitation des marques dont les soiétés LG HAUSYS sont titulaires. En revanche, le conseil des demanderesses substitue à la demande tendant à constater des actes de contrefaçon, une demande tendant à constater l’atteinte vraisemblable aux marques des sociétés LG HAUSYS due à la reproduction des signes dans les noms de domaine litigieux. Il est également formé une demande subsidiaire à la demande de transfert des noms de domaine tendant à la mise sous séquestre des noms de domaine “himacs.fr”, “hi-macs.fr” et “hi-macs.eu” avec obligation de renouvellement jusqu’à l’instance au fond. Enfin le conseil des sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd précise que la demande de provision se fondait uniquement sur la perte de profits et la perte de clientèle subies par ses clientes.

A cette audience, les sociétés ATI et A demandent au juge des référés de:

• déclarer irrecevables les demandes tendant aux transferts des noms de domaine, soutenant que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure ; – rejeter les demandes faites au titre de l’atteinte vraisemblable aux marques des sociétés LG HAUSYS aux motifs que le nom de domaine “himacs.fr” est fermé depuis le 11 juillet 2019 ;
• rejeter la demande formée au titre de la communication de l’état des stocks car celui-ci a été dûment transmis aux sociétés demanderesses ;
• rejeter la demande de provision ainsi que les autres demandes aux motifs qu’il existe une contestation sérieuse qui nécessite d’être tranchée au fond ;
• condamner in solidum les demanderesses à payer à la société ATI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils déclarent également ne pas s’opposer à la demande de mise sous séquestre avec obligation de renouvellement des noms de domaine formées par les demanderesses.

MOTIFS:

Sur l’atteinte vraisemblable aux marques des sociétés LG HAUSYS LTD et LG HAUSYS EUROPE : Les sociétés LG HAUSYS Ltd et LG HAUSYS EUROPE GmbH exposent que pour faciliter la distribution sur le territoire français de leurs produits et matériaux en résine acrylique, des contrats de concession exclusive ont été conclus le 20 février 2003 et le 29 mars 2011 avec la société ATI. Elles soulignent que ces contrats permettaient à la société ATI de faire usage de la marque française HI-MACS et qu’ainsi la société ATI a pu promouvoir les produits des demanderesses sur un site internet disponible sur le nom de domaine himacs.fr et par redirection des noms de domaine hi- macs.fr et hi-macs.eu vers ce nom de domaine. Elles font valoir que la résiliation du contrat de concession exclusive du 29 mars 2011 entraînait pour la société ATI l’obligation de cesser d’utiliser la marque HI-MACS et d’exploiter le nom de domaine précité mais qu’en dépit de nombreuses mises en demeure, la société ATI n’a pas cessé d’utiliser la marque litigieuse et d’exploiter le site internet litigieux pour commercialiser les produits des sociétés LG Hausys. Elles ajoutent que le nom de domaine himacs.fr édité par la société ATI, reproduit les marques européennes HI-MACS MyWorktop et HI-MACS Exteria; que la société ATI reproduit sur son site internet le signe HI-MACS qui est fortement similaire aux deux marques de l’Union européenne précitées, pour commercialiser des produits authentiques des sociétés demanderesses dans le cadre, selon les mentions figurant sur ce site internet, d’une opération de «Déstockage avant déménagement». Elles soutiennent que les sociétés ATI et A entretenant ainsi un risque très fort avec les produits commercialisés par les demanderesses, portent une atteinte vraisemblable aux marques HI-MACS, HI-MACS MyWorktop et HI-MACS Exteria.

En réplique, les sociétés ATI et A soutiennent que l’atteinte vraisemblable aux droits des marques des demanderesses fait l’objet d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent puisqu’elles contestent depuis le 9 février 2017, date d’envoi d’un courrier de leur précédent conseil à la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, l’existence d’une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de concession exclusive du 23 mars 2011, demandant notamment que le stock de produits LG HAUSYS soit racheté à la société ATI ou qu’elle soit autorisée à le liquider et que le site internet www.hi-macs.eu,soit racheté à la société A pour la somme de 150.000 euros, celle-ci ayant fait de nombreux investissements de développement et de promotion.

Elles ajoutent qu’estimant cette résiliation du contrat par les demanderesses comme constitutive d’une rupture brutale des relations contractuelles, la société ATI a assigné la société allemande LG HAUSYS EUROPE GmbH devant le tribunal de commerce de Lyon.

Les défenderesses font valoir également que la société ATI a exploité le site internet www.himacs.fr pour écouler une partie des produits LG HAUSYS en stock, qu’elle a depuis lors procédé à sa fermeture et que de ce fait il n’y a plus de reproduction des marques litigieuses. Elles indiquent que la société LG HAUSYS EUROPE GmbH a tenté de se voir réattribuer le nom de domaine, propriété de la société A. Elles soutiennent que la question de savoir si le fait que le site internet marchand de la société ATI porte la mention “SITE FERME”, tout en continuant à afficher l’adresse mail et le numéro de téléphone de la société ATI serait constitutif d’actes d’exploitation relève d’une discussion de fond excédant la compétence du juge des référés.

Sur ce,

En application de l’article 9 § 2 du règlement 2017/1001, « Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ». En application des dispositions combinées des articles 17 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », 129 « droit applicable » et 130 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.

A cet égard, conformément à l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

L’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend d’une part, de l’apparente validité des titres sur lesquels se fonde l’action et d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon invoquée.

Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en application de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.

Le a de l’article L.713-2 et l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibent, sauf autorisation du propriétaire respectivement la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, pour des produits ou services identiques et l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion.

Il convient en outre de rappeler que si l’enregistrement d’un nom de domaine n’est pas en soi susceptible de caractériser un acte de contrefaçon, il n’est pas, a fortiori, susceptible de constituer une atteinte vraisemblable à une marque déposée. Il faut pour qu’une telle atteinte soit constatée que le demandeur rapporte la preuve d’une exploitation réelle du nom de domaine en liaison avec des produits et services identiques ou similaires à ceux identifiés par le droit de marque antérieur.

En l’espèce les sociétés ATI et A ne contestent pas ni la titularité par la société coréenne LG HAUSYS Ltd de la marque verbale française HI-MACS enregistrée sous le n° 023160612 déposée le 19 avril 2002 par la société coréenne LG CHEM Ltd qui l’a renouvelé le 8 mars 2012 puis cédée en 2018 (cf copie de la page 465 du BOPI du 14 décembre 2018), ni la titularité par la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, des marques de l’Union Européenne «HI-MACS MyWorktop » n°017875287 et « HI- MACS Exteria » n°018042301 pour les classes de produits 1, 17, 19 et 20.

Il résulte de l’article 12 du contrat de concession exclusive conclu le 19 février 2003 que la société suisse LG CHEM Europe SARL a autorisé à titre non exclusif, l’usage par la société A des marques désignées à l’article 1er de ce même contrat, à savoir «les marques HI-MACS, LG, ELGEE déposées en Corée et ayant fait l’objet d’enregistrement international désignant la France (…) et toutes autres marques et logos incluant ces marques détenues par les sociétés du groupe LG…» pour la vente et la promotion des produits à l’intérieur du territoire concédé (…) (Pièce ATI/A n°1). Il ressort également de la pièce ATI/A n°2 que le contrat de concession exclusive du 29 mars 2011 entre la société suisse LG HAUSYS EUROPE GmbH, E F comporte à l’article 12 une clause similaire de droit d’usage par la société ATI des marques «HI-MACS, LG, ELGEE déposées en Corée et ayant fait l’objet d’enregistrement international désignant la France (…) et toutes autres marques et logos incluant ces marques détenues par les sociétés du groupe LG…».

Ces deux contrats de concession exclusive stipulent également à l’article 15-RESILIATION, qu’à compter de la résiliation, les sociétés co-contractantes ne peuvent plus utiliser les éléments de propriété intellectuelle de la société concédante.

Il n’est pas contesté par les défenderesses que, par lettre du 28 septembre 2016, invoquant un manquement aux obligations contractuelles relatives au montant minimum de ventes, la société allemande LG HAUSYS EUROPE GmbH a informé la société ATI de la résiliation du contrat du 29 mars 2011, passé un délai de 30 jours, conformément aux stipulations des articles 15.1 et 15.2 de ce contrat. (Pièce LG n°8)

Les pièces versées aux débats établissent qu’à compter de la lettre du 10 janvier 2017 de mise en demeure de la société LG HAUSYS EUROPE GmbH adressée à la société ATI, de ne plus recourir aux noms de domaine himacs.fr et hi-macs.fr et de relier les deux domaines à son site web officiel http://himacs.eu/fr, les parties ont échangé par l’intermédiaire de leurs conseils, de nombreux courriers et mails (pièces ATI/A n°6 à 12); que d’une part, la société ATI a contesté le bien-fondé de la résiliation du contrat du 29 mars 2011, a sollicité le rachat du stock de produit, a indiqué que la société A était prête à vendre le nom de domaine himac.eu à la société LG HAUSYS EUROPE GmbH et que d’autre part, la société LG HAUSYS EUROPE GmbH a contesté le caractère brutal et injustifié de la résiliation invoqué par la société ATI, et a sommé la société ATI de ne plus faire usage des marques HI-MACS, HI-MACS MyWorktopet et HI-MACS Exteria ainsi que du nom de domaine www.himacs.fr, arguant d’actes de contrefaçon; que le courriel du 26 mars 2019 dans lequel le conseil de la société LG HAUSYS EUROPE GmbH a proposé l’établissement d’un protocole pour la reprise des produits « revendables » que la société ATI avait en stock, fait ressortir que des négociations se poursuivaient à cette date pour parvenir à une issue amiable du différend (Pièce ATI/A n°11), la société ATI ayant fait désactiver le site internet www.hi-macs.fr depuis décembre 2018 (pièce LG n°14).

Toutefois le procès-verbal de constat en date du 25 avril 2019 dressé à la demande de la société coréenne LG HAUSYS Ltd établit que la suggestion «Hi-macs-Résine acrylique naturelle, pierre naturelle de synthèse» ressortant en troisième position des résultats d’une requête sur le moteur de recherche Google en recourant au mot-clef «Hi-macs» renvoie au site himacs/fr (page 30 du procès-verbal) ; que ce site est édité par la société A dont le RCS et l’adresse du siège sont mentionnés et a pour directeur de la publication, M. X C, gérant de la société ATI, comme cela ressort des mentions légales ( pages 37 et 38 du procès-verbal); que la page d’accueil de ce site comporte en bandeau supérieur la reproduction du signe HI-MACS auquel est accolé le logo de la société ATI (page n°31 du procès-verbal); que chaque rubrique de ce site internet comporte de nombreuses reproductions de ce même signe pour présenter les produits commercialisés; que la société ATI ne conteste pas avoir procédé sur ce site à la vente d’authentiques produits des sociétés demanderesses, présents dans son stock (pièce ATI/A n° 12) La réactivation du site hi-macs.fr est également confirmée par le courrier du conseil de la société ATI en date du 18 juillet 2019 (pièce ATI/A n° 12) ainsi que par l’attestation de Monsieur H Z (pièce défendeurs n°14). Il résulte également de l’attestation de M. Z que ce n’est que le 11 juillet 2019 soit à une date postérieure à la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2019, que le site htpp://hi-macs.fr a été mis en maintenance.

Par ailleurs, alors qu’elle conteste les conditions de la rupture des relations contractuelles et justifie la poursuite de l’exploitation de son site marchand par la résiliation irrégulière du contrat de concession du 29 mars 2011, il y a lieu de relever que la société ATI ne produit qu’un projet d’introduction d’une instance devant le tribunal de commerce de Lyon (pièce n°13) aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de la société allemande LG HAUSYS EUROPE GmbH au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive des relations contractuelles.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, plus de deux ans après la résiliation du contrat de concession du 29 mars 2011, la société ATI faisait la promotion et commercialisait des produits identiques à ceux commercialisés par les sociétés demanderesses, en reproduisant à l’identique le signe HI-MACS, à de nombreuses reprises sur son site internet marchand désigné par le nom de domaine htpp://himacs.fr, créant ainsi un risque de confusion auprès du consommateur moyen, normalement informé recherchant des produits constitués de résine de synthèse acrylique imitant la pierre naturelle commercialisés par les sociétés demanderesses sous leurs marques française et européennes. Il ressort également que le nom de domaine himacs.fr dont la société A ne conteste pas être titulaire, reproduit le signe verbal HI-MACS, quant au nombre de lettres et de syllabes, l’absence du trait d’union présent dans la marque verbale française étant sans incidence sur la sonorité de ce signe ainsi que les marques verbales communautaires “HI-MACS MyWorktop” et “HI-MACS Exteria” qui présentent de nombreuses similitudes avec le signe HI-MACS en raison de la reproduction en attaque les éléments déterminants HI-MACS. Dès lors sont établies des atteintes vraisemblables, au sens de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, aux droits de la société LG HAUSYS Ltd sur la marque française verbale HI- MACS n°3160612 et aux droits de la société LG HAUSYS EUROPE GmbH sur la marque verbale communautaire “HI- MACS MyWorktop” n°017875287 et sur la marque verbale communautaire “HI-MACS Exteria” n°018042301.

Sur les provisions en réparation de l’atteinte vraisemblable aux marques : Les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS LTD sollicitent l’octroi d’une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de clientèle et de l’atteinte à l’image de leurs marques résultant du « Grand déstockage avant déménagement» entrepris par la société ATI.

En réplique la société ATI et la société A font valoir que pour apprécier l’existence d’un préjudice éventuel des demanderesses il est nécessaire de porter une appréciation sur l’ensemble des différends existants entre les parties. Elles soutiennent que la rupture brutale de plus de 15 ans de relations contractuelles constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.

Sur ce,

En application de l’article L. 716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1. Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2. Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3. Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

En l’espèce pour établir l’existence d’un préjudice découlant d’une perte de clientèle et de l’atteinte à l’image des marques litigieuses, les sociétés demanderesses invoquent une opération de déstockage des produits LG HAUSYS par la société ATI.

S’il n’est pas contesté par les défenderesses qu’elles ont commercialisé les produits de leurs stocks qui n’étaient ni dégradés par le temps, ni endommagés entre le 25 mars 2019, date de réactivation du site himacs.fr et le 11 juillet 2019, date de mise en maintenance de ce site, les sociétés demanderesses ne versent cependant aucune pièce établissant les conditions précises de cette commercialisation, ni l’atteinte à l’image de leurs marques qui en serait découlée, la pièce n°19 invoquée pour démontrer l’existence d’une telle opération de vente à perte ne figurant ni sur le bordereau des pièces communiquées, ni dans le dossier remis lors de l’audience.

Dès lors les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS LTD seront déboutées de leur demande de provision.

Sur les mesures d’interdiction :

La vraisemblance des atteintes aux marques des demanderesses sur le site internet www.himacs.fr étant établie, il sera fait droit aux mesures d’injonction sous astreinte, d’interdiction de tout usage du signe Hi-MACS et des signes HI-MACS MyWorktop et HI-MACS Exteria, par les sociétés A et ATI selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision, afin d’empêcher la poursuite ou la reprise des actes délictueux.

Sur les demandes relatives aux noms de domaine hi-macs.fr, himacs.fr et hi-macs.eu :

Les sociétés demanderesses sollicitent le transfert des noms de domaine hi-macs.fr, himacs.fr et hi-macs.eu sous astreinte de 3.000 euros de retard à compter de l’ordonnance à venir. Subsidiairement elles sollicitent la mise sous séquestre de ces trois sites et leur renouvellement par la société A jusqu’à l’issue de l’instance au fond à venir.

La société A ne conteste pas être titulaire des noms de domaine hi-macs.fr, himacs.fr et hi-macs.eu. Elle s’oppose au transfert des noms de domaine estimant qu’une telle mesure ne peut être prononcée par le juge des référés. En revanche elle déclare ne pas voir d’objection à les maintenir inactif et à ce qu’il lui soit ordonné de les renouveler jusqu’à la fin de l’instance au fond.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés peut ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite de la contrefaçon.

En l’espèce les sociétés demanderesses ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que les sites désignés par les noms de domaine himacs.eu et hi-macs.fr offrent des produits identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque française verbale HI-MACS n°3160612, de la marque verbale communautaire “HI-MACS MyWorktop” n°017875287 et de la marque verbale communautaire “HI-MACS Exteria” n°018042301 et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public. Elles seront ainsi déboutées de leur demande principale de transfert et subsidiaire de séquestre de ces noms de domaine.

Au regard des atteintes vraisemblables aux droits des sociétés demanderesse, il apparaît proportionné d’ordonner à la société A de suspendre le nom de domaine himacs.fr selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision et de procéder au renouvellement dudit nom de domaine jusqu’à l’issue de la procédure au fond.

Sur la demande d’information :

Les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd sollicitent la communication de l’état définitif des ventes réalisées depuis 2016 et des stocks à date.

En réplique la société ATI et la société A concluent au débouté de la demande d’information soulignant avoir d’ores et déjà communiqué un état des stocks et faisant valoir que la demande de communication de l’état des ventes définitif n’entre pas dans le champ des mesures pouvant être prononcées au titre de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Il ressort des pièces versées au débat que la société ATI a d’ores et déjà communiqué à plusieurs reprises un inventaire des stocks de produits détenus au conseil des demanderesses (pièces 16 et 17), que cependant les chiffres présentés dans chaque document ne semblent pas cohérents et ne permettent pas aux demanderesses d’établir l’étendue des actes de contrefaçon invoqués. Il sera donc ordonné la communication par la société ATI d’un inventaire de ses stocks de produits LG HAUSYS pour la période allant du 30 octobre 2016, date de la résiliation du contrat de concession au jour du prononcé de la présente ordonnance. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de production d’un état des ventes définitif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les société ATI et A qui succombent, supporteront les entiers dépens de la présente instance.

Les sociétés ATI et A seront condamnées in solidum à payer aux sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS LTD, qui ont dû engager des frais au titre de leurs intérêts en justice, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés,

Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

• Fait interdiction aux sociétés ATI et A de faire usage dans la vie des affaires de la marque française verbale HI-MACS n°3160612, de la marque verbale communautaire “HI-MACS MyWorktop” n°017875287 et de la marque verbale communautaire “HI-MACS Exteria” n°018042301 sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois à compter de cette signification ;
• Enjoint sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois suivant cette signification, à la société ATI de communiquer aux sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd un état des stocks des produits LG HAUSYS pour la période allant du 30 octobre 2016 au 27 novembre 2019 ;
• Ordonne la suspension par les sociétés ATI et A de l’exploitation du nom de domaine himacs.fr sous astreinte de 300 euros par jour de retard , passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois à compter de cette signification et ordonne à la société A de procéder aux démarches nécessaires pour le renouvellement du nom de domaine himacs.fr ;
• Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
• Déboute les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd de leurs demandes de transfert des noms de domaines, d’octroi d’une provision et de communication d’un état définitif des ventes ;
• Condamne les sociétés ATI et A à payer in solidum aux sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne les sociétés ATI et A aux dépens de cette instance ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.

Fait à Paris le 27 novembre 2019

Le Greffier, Le Président,

Fabienne FELIX Pascale COMPAGNIE